旧法との関係 八条
趣旨
本条は、二以上の出題があった場合にいずれに特許をするかについて規定したものである。二以上の特許出願があった場合の取扱いについては旧法においても規定されており、本条の規定による取扱いもこれと変わりないが、ただ現行法においては特許出願と実用新案登録とについても同様な取扱いをすべき旨を定めている点が違っている。ここにいう二以上の特許出願とは、特許を付与すべき状態にある特許出願のことであり、他に拒絶の理由を有する出願は、重複特許の問題は生じないので本条の対象とはならない。なお、平成一〇年の一部改正が行われるまでは、本条第五項において、二以上の出願が日に異にしてされたときに、先願が初めからなかったことになるのは、出願が取り下げられ、又は却下された場合に限られ、出願が放棄され、又は拒絶査定若しくは審決が確定した場合については規定していなかったので、放棄された出願及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願も引き続き先願としての地位を有していた。
しかしながら、特許制度は、新しい技術（発明）を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明を独占的に実施する権利を付与し（発明の保護）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える（発明の利用）ものであることから、開示されない出願には、いかなる権利を与えるべきではないし、いかなる権利も与えないのであれば、その出願は開示すべきではない。
したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすことにした。
一項は、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願のみがその発明について、特許を受けることができる旨を規定する。ここにいう最先の特許出願人とは、最先の特許出願に係る限りにおける特許出願人であり、最先の特許出願人が同一の発明について後日再び特許出願をした場合においてまでその者は最先の特許出願人であるということで特許を受けることができる趣旨ではない。また、特許を受けることができるといっても、先願であるということによってのみでは特許されず、他の特許要件を具備していなければならないことはいうまでもない。さらに、本項の規定によって後願であるとされるものについても、その後に先願が特許出願を放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、あるいは冒認したものであるということで拒絶される場合もあり得る（これらの場合は二以上の特許出願が競合していたことにはならない。五項、六項参照）ので、本項による審査は、先願についての処分が確定した後において行うものとする。
二項は同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合の規定である。この場合は、七項の規定により相当の期間を指定して、特許庁長官は協議すべきことを命じ、その協議によって定められた者のみ特許を受けることができるものとした。その協議が整わないときはいずれも特許を受けることができない。同日に二以上の特許出願があった場合であるから同日のうちの時間の先後は問わない。この点については、同日中の時間の先後の関係も審査の対象とする案も考えられたが、手続がきわめて複雑になるので採用しなかった。また本項後段の規定、すなわち、協議が成立せず、また協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない点については、いずれも特許を受けることができるようにするか、あるいは抽せんによっていずれか一方に特許することにしてはどうかという意見もあった（商標登録出願については旧法と違って、くじによることとしているが、この点については
商標法の説明を参照されたい）が、同一の発明について二以上の特許権を認めるというのは
特許法の一発明一特許の原則に反することになり、また抽せんによることにする案については、特許出願人にしてみれば、抽せんによって他人が特許権を取得する危険のある制度よりも、むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得ることを考慮し、採用しなかった。三項及び四項は、一項及び二項が二以上の特許出願があった場合について規定したのに対し、特許出願と実用新案登録出願があった場合の規定である。この点は先にも述べたように旧法にはなく現行法においてはじめて規定されたものであるが、これは実用新案権の対象が「型」ではなく特許権の対象と同じように技術的思想そのものであるとしたことにもとづくものである（この点については
実用新案法一条等の[趣旨]を参照されたい）。このうち三項は一項に対応するものであって、同一の技術的思想に係る発明と考案について特許出願と実用新案登録出願とが日を異にして出願された場合についての規定である。この場合は一項の場合と同様に先に出願した者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる（実用新案登録を受けることができる旨を規定していないのは、この点について実用新案法七条三項に規定しているからである）。四項は二項に対応しているものであって、特許出願と実用新案登録出願が同日にされた場合は協議により定められた者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる旨を規定する。ただし、平成一六年の一部改正で導入された実用新案登録に基づく特許出願制度は、実用新案登録に係る考案と同一の発明を出願することが出来るようにすることが制度の趣旨となっていることから、実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が四項の拒絶・無効理由に該当することがないように規定している。
五項は旧法の運用において行われたことを明確にする意味において規定したものである。平成一〇年の一部改正が行われるまでは、二以上の特許出願が日を異にしてされたときは一項の規定により後願の特許出願は拒絶されることになるが、先願の特許出願が取り下げられ、又は却下されたときは、初めからなかったことになるので、その後願の特許出願は後願ではなくなり特許を受けることができることとしていた。すなわち、本項は取り下げられ、又は却下された場合について規定し、放棄された場合、又は拒絶査定が確定した場合については規定していなかったので、放棄された出願、又は拒絶査定が確定した特許出願は引き続き先願としての地位を有することとなっていた。
しかしながら、改正前の制度においては、公開される前に拒絶査定又は審決が確定した出願、または放棄された出願に与えられる効果が、公開された後に拒絶査定又は審決が確定し、または放棄された出願に与えられる効果との関係で大きすぎ、バランスを欠くものとなっていた。すなわち、出願公開されていないので、その発明の第三者の利用に全く貢献していないにもかかわらず、第三者が発明を出願し公開した場合に、第三者が独占権を得ることを妨げることができる。さらに、第三者が同じ発明に想到せず、技術が秘密に保たれれば、無期限にその発明を独占することとなる。
したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の規定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすことにした。
なお、拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう点については同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした。
なお、平成八年の一部改正により「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。
六項は、先願がいわゆる冒認出願であった場合の規定である。この規定により冒認の特許出願又は実用新案登録でないものとみなされるので、かりに冒認であるという理由で拒絶された場合であっても、先願としての取扱いを受けることができない。
七項は二項又は四項の場合に協議をしてその結果を届けるべき旨を命ずることについて規定し、八項はその届出が指定期間内にされないときは協議が成立しなかったものとみなすべき旨を規定する。
[字句の解釈]
１ ＜協議が成立せず又は協議をすることができないとき＞協議が成立せずとは、協議をしたにもかかわらず成立しなかった場合をいい、協議をすることができないときは相手方が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合をいう。
２ ＜考案＞実用新案法二条一項によれば、考案とは、「自然法則を利用した技術思想の創作をいう」と規定されており、発明の定義と異なるところは発明の方が「……創作のうち高度のものをいう。」となっている点のみである。
[参考]
１ ＜出願の取下げと出願の放棄との違い＞
出願の取下げは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示である。それに対して特許出願の放棄とは、特許を受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示である。
そのため、出願の取下げと放棄とは、基本的に概念が異なるものである。
しかしながら、平成一〇年の特許法三九条第五項の改正により、放棄出願について、特許法三九条一項から四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととしたため、「手続の撤回」と「受ける権利の放棄」という、本来概念が異なる取下げと放棄についても、その効果において違いはないものとなった。
（注）出願の取下げと放棄は、平成一〇年の一部改正によりその効果において差がなくなるため、二つの手続を並存する必要がないとの意見も生じようが、概念上は異なる手続であり、今後も特許庁に対し両方の手続がなされることが予想されるため、平成一〇年の一部改正では三九条五項に取り下げと放棄を列記したものである。
なお、商標登録を受ける権利という概念の存在しない商標法の先願主義の規定（商八条三項）においても、「出願の取下げ」のみを規定するだけでは「出願の放棄」についての取扱いについて疑義を招く恐れがあるものとして昭和三四年の現行法制定時に「出願の放棄」と「出願の取下げ」を並べて規定している。
２ ＜特許出願を放棄した後に、同一出願人が再度出願した場合の取扱＞
従来、先の特許出願が放棄されたとしても特許法三九条五項により放棄出願に「先願の地位」を認めていたため、その後願となる再出願は三九条の規定に該当することを理由として拒絶されていた（異議申立理由及び無効審判請求理由にも該当）。平成一〇年の特許法三九条五項の改正により、放棄された出願は、特許法三九条一項から四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととして、同一出願人が再度同じ出願をした場合でも、放棄出願には「先願の地位」がないため、その後願となる再出願は、放棄出願との関係においては、特許法三九条に基づく拒絶理由、異議申立理由及び無効審判請求理由には該当しないことにして、他に拒絶理由がない限り特許することとした。(青本第17版)
