趣旨
本条は、平成一六年の一部改正により新設されたものであり、一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことができる旨を規定する。
従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、また、実用新案登録をした後に特許出願へ変更することか、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため（一四条二項参照）、出願変更の機会は非常に制限されていた。
このような状況において、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を並存させることの利点が活かされないとの指摘があった。本条の規定する実用新案登録に基づく特許出願制度は、こうした点を考慮して導入されたものである。
本条の規定のうち一項柱書は、実用新案権の設定登録後において、その実用新案登録に基づく特許出願を許容する旨を規定するとともに、実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないことを規定する。基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案が並存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査（同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成）による特許審査の遅延に配慮したものである。
実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄（登録の抹消）を一体的に行わせるための手続きについては、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任している。
なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。したがって、一つの実用新案登録からは一つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。一つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、一つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる。
一項一号は、実用新案登録に基づく特許出願の時期的制限について規定する。時期的制限なしに何時でも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合、審査請求期間の実質的な延長が可能となるため、審査請求期間を七年から三年に短縮した平成一一年の一部改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から三年の制限がある。したがって、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から三年に限って行えることとしたものである。
二号及び三号は、実用新案技術評価の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。
このうち二号は、出願人又は実用新案権者による評価請求の場合について規定する。二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととしたものである。なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから（実五〇条の二）、一部の請求項について評価請求された場合であっても、すべての請求項について評価請求された場合であっても、何ら取扱いに差違はない（三号の他人による評価請求及び四号の無効審判請求も同様である。）つまり、出願人又は権利者による評価請求後は、評価されていない請求項に係るものに基づく場合であっても、特許出願することはできない。
また、三号は、他人による評価請求の場合について規定する、他人による評価請求は、出願人又は権利者自身で評価請求したものでないため、評価請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりますまして評価請求する可能性は否定できない。そのため、他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から三〇日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとしたものである。
四号は、無効審判請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について無効審判請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。したがって、実用新案登録に対する無効審判請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととしものである。なお、「最初に指定された」とは、複数の無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の無効裁判全てを通じて最初の指定であることを意味している。
二項本文は、実用新案登録に基づく特許出願の出願時が遡及するための要件について規定する。実用新案登録に基づく特許出願の時には、実用新案登録出願ではなく実用新案登録が存在しているため、その特許出願は実用新案登録に基づくこととしている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の明細書等に記載した事項がその実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるときに限り、実用新案登録に基づく特許出願はその実用新案登録に係る実用新案登録出願時にしたものとみなすこととしたものである。なお、明細書等の補正及び訂正は新規事項の追加が禁止されていることから（実二条の二第二項及び一四条の二第三項）、不適法な補正又は訂正がされない限り、実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に着さした事項の範囲内となる。記載した事項が範囲外である場合は、出願時が遡及せず、実用新案登録に基づく特許出願は、通常、基礎とした実用新案登録の実用新案掲載公報によって拒絶されることとなる。
二項ただし書及び五項は、特許出願の分割（出願の変更）の規定の準用等について規定する。実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案権の設定登録後に行われるものの、実用新案登録出願から変更される特許出願と類似している。よって、出願の変更の規定（四六条五項）で準用されている特許出願の分割の規定を、実用新案登録に基づく特許出願においても準用することとしたものである。二項ただし書においては、実用新案登録に基づく特許出願の出願時遡及の例外規定を規定している。また、特許出願の分割の規定である四四条二項ただし書に規定されている例外規定に加え、四八条の三第二項を規定している。五項においては、特許出願の分割の規定である四四条三項（パリ優先証明書等の提出期間の読替え規定）及び四項の規定（手続簡素化の規定）を準用している。
三項は、一項三号に規定する期間（三〇日）内に実用新案登録に基づく特許出願をすることを懈怠した場合の追完について規定する。その期間中に実用新案登録に基づく特許出願がされなかった場合において、出願人又は実用新案権者の事情によっては実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることが著しく不当なときもあるので、一定の場合に限りその救済を認めることとしたものである。
四項は、実用新案登録に基づく特許出願をするにあたって必要となる専用実施者等の承諾について規定する。実用新案権が放棄されても、本来は何人もその実用新案登録について評価請求することができるものであるが、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである（実用新案法一二条三項）そのため、実用新案登録に基づく特許出願について、基礎とする実用新案権に専用実施権に専用実施権が設定されている場合は、専用実施権者等の承諾を必要とすることとした。すなわち、実用新案登録に基づく特許出願をするためには、基礎とした実用新案権の放棄についての承諾（実用新案法二六条において準用する
特許法九七条一項）のみならず、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾も必要となる。
なお、平成一八年の一部改正により、三六条の二が改正され、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内に実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合の翻訳文提出期間が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から一年二月以内となる（翻訳文提出期間の起算日が実用新案登録に係る実用新案登録の出願日へと変更される）とともに、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内経過後の実用新案登録に基づく外国語書面出願についての翻訳文提出期間は外国語書面出願の出願日から二月以内となった（翻訳文提出期間の起算日は外国語書面出願の現実の出願日となる）ことに伴い、三六条の二本文に規定する「特許出願の日」のみを実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日とみなすための改正を行った。
[参考]
１ ＜実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合の取扱い＞
実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。もとの出願に基づいている国内優先権制度において、国内優先権主張後に基礎とした出願が却下された場合の取扱いに関する規定は存在しておらず（国内優先権主張の時に出願が却下されている場合が除かれているのみである。）、国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には何ら影響を与えないことと同様である。
なお、実用新案権者は起訴とした実用新案権を放棄し実用新案登録に基づく特許出願を選択したこと、及び基礎とした実用新案登録は評価請求が禁止されることを考慮すると、基礎とした実用新案登録は無効になってもよいと実用新案権者が考えることが自然である。したがって、実用新案登録が無効になった場合に実用新案登録に基づく特許出願が却下されることとなると、出願人は維持する必要のない実用新案登録の無効審判に対応しなければならず、出願人にとって酷であると考えられる。
２ ＜実用新案登録の願書に添付した明細書等＞
実用新案登録の訂正があった後は、訂正後の明細書等が実用新案登録の願書に添付した明細書等となる。したがって、二項に規定された実用新案登録の願書に添付した明細書等も、訂正があった後は訂正後の明細書等を意味することとなる。
３ ＜実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるが、実用新案登録に係る実用新案登録願書の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合＞
出願時遡及の効果は実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項に対して与えられるものであり、実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない新規事項について出願時遡及の効果を与えてはならないことは、補正及び訂正の制限の趣旨からかんがみて当然である。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が、その実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であっても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合、出願時は遡及しない。(青本第17版)
